Hailey Bieberin uusi ihonhoitosarja toivotti tervetulleeksi rikkomusoikeudenkäynnin

Avustaja: Heather Antoine

Kylie Jenner jätti huhtikuussa 2015 tavaramerkkihakemuksen tavaramerkkiin "KYLIE" koskien "mainospalveluja" ja "selvityspalveluita". Sovelluksen oli tarkoitus toimia ponnahduslautana ennen Jennerin kosmetiikkasarjansa lanseerausta. Kylie Minogue kuitenkin vastusti tunnetusti Jennerin tavaramerkkihakemusta vedoten hänen omistukseensa ja käyttöön Kylie.comissa, joka myi vaatteita, hajuvesiä ja muita hänen nimellä markkinoituja tuotteita elokuusta 1996 lähtien (vuosi ennen Jennerin syntymää). Väite peruttiin lopulta, ja vaikka se ei ollut julkinen, voin vain olettaa, että sovintoon päästiin, mikä johti Jennerin yrityksen Kylie Jenner, Inc:n tällä hetkellä omistamiin 194 tavaramerkkihakemukseen ja rekisteröintiin. Oppitunti, eikö niin? Väärä.

15. kesäkuuta 2022 malli ja seuralainen Hailey Bieber lanseerasi virallisesti uusimman hankkeensa "Rhode", jota mainostetaan julmuudesta vapaana ja edullisena ihonhoitosarjana. Julkaisu julkistettiin Bieberin lähes 50 miljoonalle seuraajalle sekä hänen aviomiehelleen Justin Bieberin 245 miljoonalle seuraajalle. Alle viikkoa myöhemmin, 21. kesäkuuta 2022, Rhode-NYC nosti kanteen Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeuteen ja väitti tavaramerkkiloukkauksesta (Rhode-NYC LLC vastaan ​​Rhodedeodato Corp. et ai.; 1:22-cv-05185, "valitus"). Miten päädyimme tänne? Olet ehkä nähnyt tai et ole jo nähnyt raportteja tästä, mutta mikä tekee siitä erityisen mielenkiintoisen (ainakin tälle IP-nörttille), on taustatarina.

Vuonna 2014 entiset kollegion kämppäkaverit Purna Khatau ja Phoebe Vickers (Rhode-NYC) jättivät kokopäivätyönsä rakentaakseen oman luksusvaate- ja asusteliiketoimintansa Rhoden. Kuten valituksessa täsmennetään, "Yhdysvalloissa Bergdorf Goodman, Neiman Marcus ja Saks Fifth Avenue kuljettavat kaikki Rhoden huippuluokan tuotteita, ja Bloomingdales on omistanut osan New Yorkin lippulaivastaan ​​brändille", jota on käytetty. tunnetuilla nimillä, kuten Beyoncé, Mindy Kaling ja Maya Rudolph. Niiden ennustettu voitto vuodelle 2022 on väitetysti 14.5 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2017 Rhode-NYC sai ensimmäisen tavaramerkkirekisteröinnin "RHODE":lle useille vaatteille. Maaliskuussa 2019 he jättivät toisen hakemuksen käsilaukkuista, jotka rekisteröitiin vuoden 2021 alussa. Kesäkuussa 2019 yritys haki jalkineille tavaramerkkirekisteröintiä, joka on tällä hetkellä vireillä. Sitten vuonna 2020 yritys jätti useita muita tavaramerkkihakemuksia suojatakseen lastenvaatteiden, miesten vaatteiden, aurinkolasien, korujen, peittojen ja tekstiilien, hiusasusteiden sekä sekalaisten tavaroiden, kuten pehmonukkejen, palapelien, kynttilöiden ja koristeiden, myyntiä. He jättivät myös hakemuksen suojellakseen "vähittäiskaupan palveluita". On huomattava, että Rhode-NYC ei ole jättänyt hakemuksia luokkaan 3 suojellakseen kauneustuotteiden käyttöä tai tulevaa käyttöä.

Melko samaan aikaan, marraskuussa 2018, Bieber jätti hakemuksen "RHODE"-luokassa 25 vaatteille. Tämä hakemus kuitenkin hylättiin, koska se oli todennäköistä, että se sekoitettiin Rhode-NYC:hen, ja lopulta se "perutettiin nimenomaisesti". On raportoitu, että Bieber otti tänä aikana yhteyttä Rhode-NYC:hen ostaakseen nimen, ja hänet evättiin.

Sitten helmikuussa 2020 Bieber jätti käyttöaikeen hakemuksen, jonka tarkoituksena oli pitää hänen paikkansa, jotta hän voisi mahdollisesti käyttää RHODEa luokan 3 kauneustuotteissa. Tämän hakemuksen tarkasti tavaramerkkitutkija, joka ei tuonut esiin minkäänlaista sekaannusvaaraa Rhode-NYC:n tavaramerkkien kanssa. Hakemus julkaistiin vastustavana, eikä Rhode-NYC vastustanut sitä. RHODE-logoa koskeva hakemus jätettiin myös, ja Rhode-NYC ei vastustanut sitä. Bieber jätti useita muita hakemuksia HAILEY RHODE:lle ja HAILEY RHODE BEAUTY:lle. Valituksen mukaan nämä hakemukset johtivat kirjeenvaihtoon, jossa Bieberin asianajajat selittivät, että Bieber oli hylännyt vaatteisiin liittyvän "RHODE"-hakemuksensa "tehdessään] päätöksen . . . luopua suunnitelmista jatkaa vaatesarjaa "RHODE"-brändin alla." Tällä hetkellä saattoi ajatella, että osapuolet hyväksyivät ehdotuksen, että nämä kaksi "Rhodosta" voisivat elää rinnakkain niin kauan kuin Bieber ei yrittäisi myydä vaatteita.

Pikaisena sivupalkina kysymys, jonka esitämme tavaramerkkiloukkaustapauksissa, on, onko merkkien välillä "sekaannusvaaraa". Tässä analyysissä on useita tekijöitä, mutta ne sisältävät riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen ja sen, ovatko osapuolten tavarat riittävän sukua, jotta kuluttajat todennäköisesti olettavat (virheellisesti) niiden olevan peräisin yhteisestä lähteestä. Esimerkiksi DELTA-lentoyhtiöt ja DELTA dental eivät todennäköisesti ole ongelmallisia, koska kukaan ei usko, että lentoyhtiö tarjoaisi hammashoitovakuutusta.

Takaisin asiaan. Kuten aiemmin mainitsin, Bieberillä oli tähän vuoteen asti vain jäljellä olevia tai "liivejä" hakemuksia luokassa 3 erilliseksi tavaramerkiksi "RHODE", eikä Rhode-NYC koskaan jättänyt hakemusta luokassa 3. Kuitenkin 16. toukokuuta 2022 Bieber jätti melko kattavan luettelon tuotteista ja palveluista, joita tarjotaan "RHODE"-tavaramerkin alla, mukaan lukien vaatteet ja jalkineet. Jos olisin vedonlyöntinainen (ja olen tiennyt olevani silloin tällöin), veikkaan, että juuri tämä lähetti Rhode-NYC:n yli reunan. Vaikka Rhode NYC saattoi myös odottaa tuotteen virallista lanseerausta haastaakseen sen liittovaltion tuomioistuimessa sen sijaan, että vastustaisi hakemusta USPTO:ssa, kuten Minogue teki. Siitä huolimatta ihmettelen, miksi päätettiin jättää hakemus luokkaan 25 vaatteiden osalta, kun Rhode-NYC omistaa jo luokan 25 vaatteiden rekisteröinnin.

Ei ole epäilystäkään siitä, että julkkis lisää tasoja tavaramerkkiloukkaustapauksiin. Yleisö omaksuu ja yhdistää julkkiksen "alkuperäiseen" omistukseen, mikä voi aiheuttaa ongelmia yrityksille, kuten Rhode-NYC. Bieberin linjan julkistamisen jälkeen Rhode-NYC väittää jo havainneensa hämmennystä, mukaan lukien heidän omissa mainoksissaan ja suosituksissaan, kun ihmiset ovat merkinneet Bieberin sosiaalisen median tilit väärin.

Rhode-NYC hakee parhaillaan alustavaa kieltomääräystä, jolla Bieber määrätään lopettamaan RHODE-nimen tai minkä tahansa muunnelman käyttäminen hänen brändistään.

Legal Entertainment on ottanut yhteyttä edustajaan kommentteja varten ja päivittää tätä tarinaa tarvittaessa.

Heather Antoine on Stubbs Alderton & Markiles LLP:n tavaramerkki- ja tuotemerkkisuojaus- ja yksityisyys- ja tietoturvakäytäntöjen kumppani ja puheenjohtaja, missä hän suojaa asiakkaansa immateriaalioikeuksia – mukaan lukien tuotemerkin valinta, hallinta ja suojaus. Heather auttaa myös yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan käytäntöjä ja käytäntöjä, jotka ovat kansallisten ja kansainvälisten tietosuojalakien mukaisia.